Después de varios años de discusión legislativa en el Congreso -incluyendo incluso un primer proyecto de ley que finalmente no fue aprobado-, en mayo de 2022 se aprobaron una serie de modificaciones a la Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial. Este cuerpo legal regula, entre otras materias, el registro, alcance y ejercicio de los derechos marcarios.

Ahora bien, los cambios legales introducidos el año pasado son relevantes y derechamente vienen a modificar el escenario marcario nacional. En efecto, los cambios son de tal naturaleza que van desde la incorporación de nuevos tipos de marcas comerciales, denominadas marcas “no tradicionales”, hasta acciones de caducidad de un registro de marca por su falta de uso en el mercado nacional y por genericidio o vulgarización de un registro marcario.

A continuación, examinaremos en detalle estos cambios y sus implicancias para los titulares de marcas comerciales. 

Nuevos tipos de marcas comerciales

Las marcas comerciales habitualmente consisten en una denominación (palabra); una denominación asociada a un diseño (también identificada como marca mixta); o bien en una etiqueta o logo (sin asociarlo a ninguna denominación). Si bien estas son las categorías más habituales de protección marcaria, evidentemente nuestra legislación no reconocía una serie de otras formas de protección que igualmente cumplían con la función marcaria, esto es, distinguir un producto y/o servicio en el mercado.

Por lo mismo, se modificó la definición de marca comercial, permitiéndose el registro de “… todo signo capaz de distinguir en el mercado productos o servicios. Tales signos podrán consistir en palabras, incluidos los nombres de personas, letras, números, elementos figurativos tales como imágenes, gráficos, símbolos, combinaciones de colores, sonidos, olores o formas tridimensionales, así como también, cualquier combinación de estos signos”.

Esta nueva definición de marca comercial elimina un requisito de representación gráfica que se exigía hasta el año pasado y que reducía el número de opciones marcarias a aquellas susceptibles de ser escrituradas en un documento.

De esta manera, se amplía el abanico de posibilidades de protección marcaria, permitiéndose, por ejemplo, la protección de marcas tridimensionales, olfativas, de posición, movimiento, patrón y holograma, a saber:

• Las marcas tridimensionales son aquellas que permiten proteger la forma de un producto, envase o envoltorio, siempre y cuando tenga la distintividad suficiente para identificarlo en el mercado.
• Las marcas olfativas consisten en un determinado olor o aroma que permita identificar un producto y/o servicio, siempre y cuando no sea funcional al mismo.
• Las marcas de posición permiten distinguir un producto atendiendo al lugar en que se localiza o posiciona la marca.
• Las marcas en movimiento se estructuran sobre secuencias gráficas no estáticas que permiten distinguir un producto y/o servicio, siempre y cuando el movimiento sea perceptible por el consumidor sin necesidad de un esfuerzo intelectual o imaginación.
• Las marcas de patrón se configuran sobre un conjunto de elementos que se repiten periódicamente.
• Por último, las marcas hologramas se estructuran sobre elementos con características holográficas.

Con este escenario, al momento de identificar un producto o servicio no es necesario limitarse a una palabra, denominación o logo, sino que existen variadas opciones que pueden explorarse y que cumplen perfectamente con la función de distinción en el mercado.

Acción de caducidad de un registro de marca por su falta de uso en el mercado nacional

Chile era uno de los pocos países en el mundo en que el uso de una marca en el mercado no era un elemento relevante para la obtención de un registro o incluso su renovación. En efecto, en la mayoría de los países se establece algún requisito de uso, ya sea al momento de la inscripción, durante su periodo de vigencia o bien con la renovación.

Este escenario marcario cambió en parte desde mayo de 2022 en Chile, toda vez que se introdujo una acción de caducidad de un registro de marca si ésta no se utiliza real y efectivamente dentro de un periodo de cinco años en Chile por su titular o un tercero autorizado por éste.

Este plazo de cinco años en que el registro de marca debe utilizarse se computa desde la fecha de su concesión, siempre que ésta sea posterior al 9 de mayo de 2022. A su vez, aquellas marcas registradas con anterioridad al 9 de mayo de 2022, el plazo de cinco años se computa desde la fecha de su próxima renovación.

Cabe hacer presente que esta acción de caducidad por no uso no opera de oficio, es decir, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial no declarará de oficio la caducidad de un registro de marca, sino que necesariamente debe ser requerido por un tercero interesado.

En otras palabras, de acuerdo con la legislación actual, el registro de marca que no se utilice real y efectivamente en Chile en un periodo de cinco años respecto de uno o más de los productos y/o servicios que ampara, quedará susceptible de que cualquier tercero interesado pueda requerir su caducidad, total o parcial.

No se contempla una definición de “uso real y efectivo”, pero sí es posible adelantar, de acuerdo con criterios aplicados en otros países, que, en gran parte, esta determinación dependerá de la naturaleza del producto y/o servicio involucrado. A modo de ejemplo, probablemente en el caso de un producto de consumo masivo, acreditar el uso “real y efectivo” a través de antecedentes que den cuenta de cinco ventas en cinco años no será suficiente y podría ser considerado como un uso meramente instrumental.

Esta nueva normativa impone una obligación a los titulares de marcas, quienes deberán revisar si sus registros están o no efectivamente en uso y, de ser así, qué productos y/o servicios amparan. La recomendación es adoptar medidas preventivas, especialmente considerando que, atendido que no han transcurrido cinco años desde la adopción de esta acción en nuestra legislación, la misma todavía no se encuentra disponible para su ejercicio. 

Acción de caducidad de un registro de marca por genericidio o vulgarización

La nueva legislación marcaria incorpora una institución que no resulta tan común y constituye derechamente una innovación legislativa a nivel latinoamericano, esto es, una acción de caducidad por genericidio o vulgarización de un registro de marca.

Así, cualquier tercero interesado podrá requerir la caducidad de un registro de marca si su titular ha provocado o bien ha tolerado que éste se transforme en la forma habitual o común de designar un producto o servicio que ampara.

En otras palabras, esta acción de caducidad resulta procedente en aquellos casos en que un registro de marca ha perdido su capacidad o fuerza distintiva, de manera tal que deja de cumplir la función marcaria de identificar productos y/o servicios en el mercado. Situaciones de esta naturaleza podrían producirse en aquellos casos en que una marca se utiliza tan profusamente que, por ejemplo, los consumidores dejan de percibirla en un rol identificador, pasando a considerarla derechamente como el nombre del producto o servicio.

La vía para evitar una acción de este tipo y poder acreditar que no se ha provocado ni tolerado el genericidio o vulgarización de una marca es su utilización en el mercado asociada a Marca Registrada; MR o ®.

Todos estos cambios legales permiten ajustar nuestra legislación marcaria a estándares internacionales, pero también constituyen desafíos para los titulares de marcas en la búsqueda de la protección más adecuada para sus productos y/o servicios, así como también la adopción de medidas preventivas para evitar acciones de caducidad en contra de marcas ya registradas.

Eduardo Lobos V.

Socio Sargent & Krahn

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